Wanneer telt een oudere handelsnaam mee tegenover een merk?

Waar gaat de zaak over?

Touringcarbedrijf X BV procedeert tegen Classic Coach Company en twee mannen. X BV wil dat zij stoppen met het gebruik van een naam op hun touringcars. Volgens X BV schendt die naam haar merkrecht en haar handelsnaamrechten: rechten op de naam waaronder een bedrijf werkt. De zaak gaat over de merkenrichtlijn (2008/95/EG), die de regels over merken in EU-landen op elkaar afstemt.

De vraag van de rechter

De Hoge Raad wil weten wanneer een handelsnaam een ‘ouder recht’ vormt tegenover een merk. Het gaat om een handelsnaam die al vóór de aanvraag van het merk werd gebruikt.

Moet de gebruiker met die oudere handelsnaam het gebruik van het merk kunnen verbieden? Of is dat niet nodig om een ouder recht te erkennen?

Daarnaast vraagt de Hoge Raad naar een ingewikkeldere situatie. Wat als de merkhouder zelf een nóg ouder recht op die naam heeft? Maakt het dan uit of hij daarmee het gebruik van de andere handelsnaam kan verbieden?

Het antwoord van het Hof

Volgens het Hof hoeft de gebruiker van het oudere recht het merkgebruik niet te kunnen verbieden. Dat is dus geen voorwaarde om van een ‘ouder recht’ te spreken.

Ook als de merkhouder zelf een nóg ouder recht heeft, kan de andere gebruiker een ouder recht hebben tegenover het merk. Daarvoor geldt in deze situatie wel een voorwaarde. Volgens het nationale recht mag de merkhouder het gebruik van de andere handelsnaam niet meer kunnen verbieden op basis van zijn nóg oudere recht.

Het Hof legt hiermee de EU-regel uit. De Hoge Raad beslist daarna zelf over de zaak.